前面我們論述了如何按照三步法的思路來(lái)挖掘非顯而易見(jiàn)性，但是，有的技術(shù)方案好像是有創(chuàng )造性的，但是用三步法的思路進(jìn)行答復卻是顯而易見(jiàn)的，這時(shí)，可能三步法就不適用于答復審查意見(jiàn)了。這種情況如何處理呢？可以從以下角度進(jìn)行論述：

專(zhuān)利審查操作規程第四章第4節“理解發(fā)明創(chuàng )造的形成過(guò)程，避免“事后諸葛亮””中記載了：采用“三步法”判斷發(fā)明是否顯而易見(jiàn)，是為了幫助審查員始終站在客觀(guān)角度上評價(jià)創(chuàng )造性。在使用“三步法”判斷過(guò)程中，當審查員重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，切記勿將技術(shù)手段作為技術(shù)問(wèn)題的唯一部分，否則，難免成為“事后諸葛亮”。發(fā)明人會(huì )以多種方式根據現有技術(shù)完成發(fā)明，理解發(fā)明的形成過(guò)程有助于判斷發(fā)明是否具備創(chuàng )造性。新的構思或者尚未認識到的技術(shù)問(wèn)題、為已知技術(shù)問(wèn)題設計新的解決手段及對已知現象的內在原因的認識都可以作為發(fā)明的出發(fā)點(diǎn)。第4.1節“新的構思或者尚未認識到的技術(shù)問(wèn)題”部分記載了“認識發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平，但問(wèn)題一經(jīng)提出，其解決手段是顯而易見(jiàn)的，此時(shí)，發(fā)明與現有技術(shù)相比是非顯而易見(jiàn)的，具備創(chuàng )造性”。并進(jìn)一步公開(kāi)了以下案例：

【案例】

權利要求 1：一種印刷設備，其特征是部件 A 采用不易變形的材料 B。

說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分說(shuō)明了現有印刷設備的缺陷是印刷時(shí)紙張跑偏，發(fā)明人發(fā)現紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時(shí)間后其中的部件 A 產(chǎn)生變形。

對比文件 1 公開(kāi)了類(lèi)似的印刷設備，具有部件 A。權利要求 1 要求保護的技 術(shù)方案與現有技術(shù)的區別在于部件 A 使用材料 B 制造。

使用材料 B 制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識。

現有技術(shù)中沒(méi)有公開(kāi)或暗示印刷機使用一段時(shí)間后其中部件 A 產(chǎn)生變形會(huì )造成紙張跑偏。

【案例分析】

發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是克服“印刷時(shí)紙張跑偏”問(wèn)題，引起“印刷時(shí)紙張跑偏”的根本原因是“部件 A 的變形問(wèn)題”。雖然解決“部件 A 的變形問(wèn)題” 的技術(shù)手段非常簡(jiǎn)單，但認識該根本原因“部件 A 的變形”是不容易的，從而提出解決“部件 A 的變形問(wèn)題”的技術(shù)手段對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是非顯而易見(jiàn)的，因此權利要求 1 請求保護的技術(shù)方案具備創(chuàng )造性。

需要說(shuō)明的是，如果對該案例按照如下方式簡(jiǎn)單地套用“三步法”，也可能得出完全相反的結論：

“對比文件 1 公開(kāi)了一種印刷設備，權利要求 1 要求保護的技術(shù)方案與對比文件 1 現有技術(shù)的區別在于部件 A 使用材料 B 制造，由此確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是部件 A 的變形問(wèn)題。而對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料 B 制造是慣用的技術(shù)手段，因此在對比文件 1 的基礎上得到權利要求 1 的發(fā)明是顯而易見(jiàn)的，即權利要求 1 不具備創(chuàng )造性。”

可見(jiàn)三步法并非判斷創(chuàng )造性的唯一標準，如果僅僅依靠三步法進(jìn)行創(chuàng )造性評估的話(huà)，極有可能造成誤判。創(chuàng )造性的評價(jià)需要針對技術(shù)問(wèn)題發(fā)現過(guò)程的特殊情況來(lái)進(jìn)行特殊分析，而不應全部依賴(lài)于三步法原則。

我們在答復審查意見(jiàn)時(shí)，也需要具體問(wèn)題具體分析，適用于套用三步法的套用三步法非顯而易見(jiàn)性答復思路，不適用與三步法的可以從“新的構思或者尚未認識到的技術(shù)問(wèn)題、為已知技術(shù)問(wèn)題設計新的解決手段、對已知現象的內在原因的認識”三個(gè)角度去進(jìn)行創(chuàng )造性爭辯。